Bei der Beurteilung ob eine Marke, die einen fiktionalen Ursprung hat, rechtserhaltend benutzt wurde ist auf einen Durchschnittsverbraucher abzustellen

Der Beklagte ist Inhaber einer am 08.06.1999 eingetragenen Wort-Bild-Marke für „Bier“. Das ovale Logo trägt den roten Schriftzug „Duff Beer“ auf einem blau-gelben Hintergrund. Ein amerikanisches Filmunternehmen legte gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch ein. Es machte Rechte an der Bezeichnung „Duff Beer“ geltend, da diese für eine fiktive Biersorte aus der Serie die Simpsons, die auch in Deutschland ausgestrahlt wird, verwendet wird. Der Widerspruch wurde allerdings vom Bundespatentamt zurückgewiesen, sodass es zur Eintragung der Marke kommen konnte.

Zwischen 2004 und dem 13.07.2009 vertrieb der Beklagte Bier in Flaschen, die mit einem Etikett mit der Aufschrift „the legendary Duff Beer“ versehen waren. Das Logo auf dem Etikett bestand im Gegensatz zu der eingetragenen Marke aus einem rechteckigem Hintergrund in den Farben rot-weiß.

Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin der am 28.04.2009 unter anderen für Bier eingetragenen Wort-Bildmarke „Duff“. Das Logo besteht ebenfalls aus einem Rot-weißem Rechteck auf dem in Schwarzer dicker Schrift das Wort „Duff“ gedruckt ist. Unter diesem vertreibt sie ebenfalls Bier. Der Kläger zu 2 ist Inhaber der am 21.08.2009 eingetragenen Wort-Bild-Marke „The legendary Duff Beer“, welche ebenfalls den Schwarzen Schriftzug auf Rot-weißem Hintergrund abbildet.

Am 14.07.2009 haben beide Kläger beim deutschen Patentamt die Löschung der Marke des Beklagten beantragt. Sie begründeten das damit, dass der Beklagte bei seinem Verkauf von Bier zwischen 2004 und dem 13.07.2009 keine Etiketten verwendete die seinem Logo ähnelten, sondern vielmehr dem Logo der Kläger. Daher sei die Marke des Beklagten wegen Nichtnutzung verfallen. Diesem Löschungsantrag stimmte der Beklagte nicht zu. Daher klagten die Kläger gemeinsam auf Zustimmung zur Löschung und auf Feststellung darüber, dass die Marke des Beklagten mittlerweile verfallen sei.

Das Landgericht gab der Klage statt und verurteilte den Beklagten dazu der Löschung zuzustimmen. Darauf legte dieser Berufung ein. Der BGH entschied daraufhin, die Klage abzuweisen.

Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke nach §26 Abs. 1 MarkenG setzt voraus, dass die Marke vom Beklagten in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist. In diesem Fall musste er die Marke für den Vertrieb von Bier verwenden. Nur weil die Etiketten optisch nicht der Streitmarke entsprechen heißt das nicht, dass der Beklagte seine Marke durch Nichtverwendung hat verfallen lassen. Vielmehr habe er sie Rechtserhaltend genutzt.

Es kommt nicht allein auf die Gestaltung an; vielmehr sei auf die Bezeichnung „Duff Beer“ abzustellen und diese sei bei der Streitmarke, sowie bei den verwendeten Etiketten vorhanden. Vor allem bei dem Vertrieb von Bier kommt es bei der Anschauung aus Sicht des Verbrauchers nicht auf die unterschiedliche Farbgebung an, da viele Brauereien ihre verschiedenen Biersorten mit unterschiedlichen Farben gestalten.

Zwar könnte bei der Gestaltung der Etiketten ein „Kenner“ der Serie „Die Simpsons“einen Vergleich zu dem gleichnamigen „Duff Beer“ aus der Serie herstellen, in der dieses Bier das Lieblingsbier der Hauptfigur Homer Simpson darstellt. Jedoch kann bei der Beurteilung, ob ein Produkt den Wiedererkennungswert einer Marke hat, nur auf den Durchschnittsverbraucher, das heißt einem normal informierten und angemessen aufmerksamen Verbraucher, abgestellt werden. Bei diesem kann nicht davon ausgegangen werden, dass er beim kaufen von Bier Spezialwissen zur Serie „Die Simpsons“ hat. Dieser Aspekt hat daher keine Bedeutung für die Wiedererkennung der Streitmarke anhand der Etiketten.

Auch die Tatsache, dass auf den Etiketten der Zusatz „the legendary“ auftaucht steht dem nicht entgegen. Daher hat der Beklagte seine Marke nicht verfallen lassen, sondern in dem Zeitraum von 2004 bis zum 13.07.2009 rechtserhaltend genutzt. Diese Nutzung ist auch ernsthaft erfolgt, da der Beklagte bis zu 15.000 Flaschen Bier mit diesem Etikett pro Jahr verkaufte.

Urteil I ZR 135/11 BGH vom 05.12.2012